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Los artículos 74 y 75 de la Ley de Patentes 11/1986 establecen que tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo, pudiendo ser las licencias exclusivas o no exclusivas. Así mismo podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole los límites de su licencia. Esto significa que la patente puede ser vendida o licenciada desde el mismo día en que se presenta la solicitud en la Oficina de Patentes y se obtiene con ello la prioridad.

La cesión o venta de una patente no es el medio de transmisión más utilizado, ya que requiere una valoración de la patente basada en los beneficios que su explotación va a reportar a lo largo de su vigencia. Y ello es de muy difícil estimación, ya que influyen los vaivenes futuros del mercado, el hecho de que la patente pueda ver debilitada su novedad al concebirse en el futuro nuevas invenciones que presenten características novedosas más interesantes y, en general, a la imposibilidad de predecir el éxito de la patente en el mercado. Otro de los inconvenientes de la cesión es que el cedente, al transmitir su propiedad industrial al cesionario, se ve obligado a renunciar a sus derechos de inventor, perdiendo la posibilidad de reclamar en el futuro una justa compensación por estos “derechos de autor”. Si a estos inconvenientes unimos el hecho de que hay que proceder a registrar la patente en todos los países en los que se pretende explotar, y que el comportamiento en cada uno de dichos mercados puede ser muy diferente, el problema de la valoración se complica aún más.

Por ello, la forma más común de transmitir los derechos de explotación de una patente es la licencia, por la cual el licenciante percibe del licenciatario unas rentas, en el contexto de la propiedad industrial llamadas regalías o royalties, adecuadas a las ventas obtenidas, con lo cual se preservan los derechos de autor y el resultado es equitativo para ambas partes, además de viable. Cualquiera de los inconvenientes que afectan a la cesión quedan subsanados, ya que la rentabilidad de la explotación se adapta al comportamiento del mercado en beneficio de ambas partes contratantes. Además el contrato de licencia es de una versatilidad extraordinaria, se acomoda perfectamente a todas las posibles exigencias de los contratantes y asegura el buen control de la venta del producto licenciado en un mercado cambiante que, si las circunstancias así lo aconsejan,  puede ir extendiéndose en la medida necesaria al resto de países del mundo.

Como todo contrato, el de licencia de patente ha de satisfacer a ambas partes, y siendo ello debido al forcejeo de las partes en la negociación una meta difícil de alcanzar, he tratado de ser equitativo al reflejar a continuación los pactos que deben negociar las partes para que el contrato de licencia sea justo, trate de equiparar los intereses enfrentados y de limar las asperezas que puedan dividirlos.

En todo contrato de licencia de patente es importante definir el producto, procedimiento o utilización objeto de licencia, ya que una sola patente puede incluir en sus reivindicaciones diferentes realizaciones de un producto siempre que exista unidad inventiva. También puede incluir uno o varios  procedimientos de fabricación y el producto o productos obtenidos por ese procedimiento e incluso una o varias utilizaciones de productos así obtenidos. Es decir, puesto que la patente es divisible, se pueden otorgar diferentes licencias de una sola patente o definir en el contrato la multiplicidad o complejidad del producto. Por otro lado, la licencia del procedimiento para la fabricación del producto se le puede otorgar a un fabricante, la licencia para la comercialización del producto en sí a un distribuidor y para la utilización del producto a una empresa de instalación o montaje y mantenimiento. Un ejemplo aclararía estos conceptos.

Supongamos que la patente objeto de licencia se refiere a un procedimiento de fabricación de una instalación de refrigeración en edificios, al producto obtenido a través de ese procedimiento y a la utilización del mismo. La licencia de fabricación del producto según el procedimiento reivindicado en la patente podría corresponder a un fabricante, la venta a un distribuidor y la utilización a un montador que se ocupe también de su mantenimiento. Ni que decir tiene que las tres licencias pueden recaer en una misma persona, pero en tal caso se podrían prever regalías por derechos de inventor procedentes del proceso de fabricación, de la venta y de la instalación y mantenimiento.

Por otra parte la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva y circunscribirse a un territorio determinado. El juego que da esta circunstancia es amplio. A nivel nacional no presenta mayores dificultades, aunque hay que tener muy en cuenta las sublicencias o en caso de fabricación las subcontratas y poder controlar el comportamiento comercial en el mercado. A nivel internacional es conveniente además tener en cuenta las diferentes legislaciones mercantiles y usos comerciales de los distintos países y sobre todo validar la patente en cada uno éstos para que el contrato de licencia tenga plena vigencia legal y pueda afrontar con éxito las controversias que salgan al paso.

Si la licencia es internacional conviene tener igualmente muy en cuenta las sublicencias y cualquier otra subcontrata que pueda derivarse de éstas. El licenciante debe estar legitimado por el contrato para alegar justa causa como motivo de denegación de una sublicencia, entendiéndose por ello todos aquellos motivos razonables y adecuados a las circunstancias por los que el licenciante, en base a las deficiencias o irregularidades en la situación económica o jurídica de terceros interesados en la sublicencia, pueda denegar la suscripción de la misma por el licenciatario. Por ello conviene establecer que las sublicencias sean formalizadas mediante documento escrito y obligarse el licenciatario a remitir en un plazo estipulado anterior a la firma copia de las sublicencias, por correo certificado al licenciante.

Una buena política de control de ventas en los distintos países en los que se comercialice la patente pasa porque cada uno de los puntos de venta puedan ser controlados por el titular y evitar así posibles errores, intencionados o no, en los datos de venta. En general debe quedar reflejado en el contrato de licencia la posibilidad de que el licenciante pueda acceder a todos los libros de contabilidad bien mediante auditores o por sí mismo, tanto del licenciatario como de todos los sublicenciatarios. También en la licencia de ámbito internacional ha de estipularse qué hacer con las patentes paralelas, que son aquellas que en algunos países protegen la misma invención, aunque presenten pequeñas diferencias relacionadas con la ausencia de una armonización  de las normas nacionales de propiedad industrial.

El Licenciatario deberá obligarse por contrato a llevar los archivos y libros de contabilidad real, precisos y exactos de tal forma que se recojan todos los datos razonablemente necesarios para el cálculo y verificación cabal de las cantidades pagaderas. Dichas cuentas deberán comprender el balance de situación, cuenta de resultados y libro diario, o los equivalentes conforme a la legislación o principios de contabilidad generalmente aceptados que sean aplicables en el territorio del licenciatario.

Copias fidedignas de tales estados de cuentas deberán ser remitidos al licenciante  en fechas determinadas al menos una vez al año, siendo lo normal semestralmente, en el primer semestre el balance de situación y la cuenta de resultados semestrales, y en el segundo el balance de situación, la cuenta de resultados anuales y  el libro diario, sea cual fuere el soporte físico que se utilice normalmente para contener dicha información. Los gastos de esta actividad deben correr a cargo del licenciatario.

El licenciatario debe permitir al licenciante o a quien lo represente inspeccionar adecuadamente durante las horas de oficina, con un preaviso mínimo de cinco días hábiles los registros, archivos, libros y documentación a los efectos de determinar la veracidad de las cantidades pagadas o adeudadas al licenciante.

Para determinar las regalías debidas y en el caso de que existiera algún desacuerdo relativo al control de la contabilidad, las partes pueden aceptar la realización de una auditoría por una entidad designada por el licenciante. Para evitar controversias el coste de dicha auditoría sería abonado por el licenciatario en el caso de que el resultado de la misma no se acomode a la realidad de los pagos y en caso contrario los costes pueden correr a cargo del licenciante.

El mantenimiento de los derechos de patente en todos los países en los que ésta se comercialice corresponde por lo general al licenciante, ya que éste es el titular registral de tales derechos, aunque se puede pactar que sea el licenciatario el que se encargue de ello en nombre y representación del licenciante, mediante poder.

El contrato de licencia debe dejar claro e impedir que se lleven a cabo sin consentimiento del licenciante políticas activas y pasivas de venta. Se entiende por política activa de ventas no consentida todo acto de exportación o comercialización inducido por el licenciatario que se realice en territorios no concedidos bajo licencia, atendiendo o no a solicitudes de suministros de usuarios o revendedores. Entre los actos de comercialización de una política activa de ventas en un territorio no licenciado, se cuentan entre otros, la puesta en dicho mercado del producto objeto de licencia, la realización de publicidad especialmente dirigida a la población de un territorio concreto o el establecimiento de delegaciones  o cualquier tipo de base de producción y/o comercialización en un territorio no comprendido en el contrato.

Por políticas pasivas de venta no consentidas se entiende todo acto de importación o venta atendiendo a demandas no inducidas que realicen usuarios o revendedores establecidos en territorios que no son el concedido bajo licencia.

Debe reflejar también el contrato el control de calidad que el licenciante debe poder ejercer sobre el objeto de la licencia. Para que se mantenga el prestigio del bien licenciado en el mercado es indispensable que se preserve su calidad. Unida a ésta debe mencionarse la marca o marcas con las que el producto o los productos se introduzcan en el mercado. El licenciante puede optar por que se utilice una sola marca, lo cual le ayudará no sólo a preservar la calidad y el prestigio, sino también a identificar mejor el producto. Como pautas para preservar la calidad se pueden especificar en el contrato las siguientes:

– No realizar una explotación comercial o industrial del producto objeto de licencia que pueda degradar o denigrar la buena imagen y la calidad del producto ni permitir que lo haga la competencia. En este ultimo caso debe denunciar la competencia desleal.

– Respetar como pauta mínima de calidad del Producto objeto de la patente las características de un producto medio representativo del mercado y en cuanto a las específicas, las que le sean transmitidas por el licenciante.

– Remitir al licenciante, semestralmente o anualmente en fechas determinadas, muestras de todos los modelos del producto. El licenciante o persona por él designada, previa notificación y hasta un máximo de dos veces por año, podrá visitar los lugares en los que se fabriquen, depositen o comercialicen los productos bajo licencia para comprobar si se cumplen las instrucciones y condiciones fijadas en el contrato. El licenciatario y sublicenciatarios le permitirán siempre el libre acceso no obstaculizando el mismo. Este supuesto, al igual que todos los que afecten a los sublicenciatarios,  debe reflejarse en los contratos de sublicencia.

Es bueno establecer que el contrato de licencia sea renovable por un período de tiempo determinado, que no debería sobrepasar los cinco años y que finalizado dicho período, el contrato se renovará automáticamente por períodos adicionales de un año, siempre y cuando no se denuncie de modo fehaciente la no renovación por cualquiera de las partes, fundamentándose en justa causa, y con un plazo estipulado de preaviso. Como justa causa para la no renovación se entienden todos aquellos motivos razonables y adecuados a las circunstancias que habiliten a ambas partes para no renovar el contrato, y entre otras:

– Si se incumpliera el pago de cualquier importe o importes adeudados de conformidad con el Contrato.

– Si se incumpliera la obligación de remitir los libros de contabilidad o estados de cuentas, relativos al control de la contabilidad, o el envío de muestras relativo al control de calidad.

– Cualquier incumplimiento de cualquier condición material del acuerdo.

– Aquellas circunstancias o hechos derivados de la situación económica de la explotación del objeto del contrato, de las que resulten unas condiciones que produzcan una clara falta de rentabilidad de la explotación del objeto licenciado. A este respecto, también podrá estipularse como justa causa de no renovación el incumplimiento por el licenciatario de un determinado volumen de venta que redunde en detrimento de los intereses del licenciante.

Tanto los conocimientos técnicos, o know how, como la confidencialidad deben quedar salvaguardadas en todo contrato de licencia de patente. El licenciante debe proporcionar al licenciatario todos los conocimientos técnicos de que disponga y prestar la asistencia que conduzca a la explotación del producto bajo licencia. El licenciatario debe guardar secreto, incluso una vez finalizado el contrato y, obligarse a no divulgar ni revelar en forma alguna datos, información, especificaciones técnicas, sistemas y en general cualquier mecanismo al cual tenga acceso en virtud del contrato en relación con la patente, a no ser aquélla información de cualquiera índole que sea necesario proporcionar a terceros interesados en obtener los derechos de explotación de dicha patente. Dicha obligación deberá continuar vigente aún después de concluida por cualquier causa la relación entre las partes hasta por un período de al menos cinco años contados a partir de la fecha de la terminación de la vigencia del contrato.

Un buen contrato de licencia de patente debe prever que las mejoras que a lo largo del mismo se introduzcan en la misma en el proceso de ejecución y explotación redunden en beneficio del licenciante. Una buena solución para ello es que el licenciatario se obligue a licenciar de forma exclusiva y para todo el periodo de vigencia del contrato al licenciante las mejoras no disociables de la patente que se hayan obtenido en el desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución del producto bajo licencia, extendiéndose dicha obligación incluso a las mejoras que se obtengan después de la vigencia de la patente inicial. Como contrapartida, mutatis mutandi, el licenciante podrá obligarse a licenciar de forma exclusiva en el territorio asignado al licenciatario las mejoras que obtenga después de la firma del contrato, y para el período de vigencia señalado  en el mismo.

Para las mejoras que obtenga el licenciante cuya vigencia exceda la de la patente inicial, se podrán establecer prórrogas del contrato a menos que el licenciatario las rechazare. Entre estas mejoras se cuentan las patentes de adición o cualquier otra patente que venga a mejorar con al menos una novedad que implique actividad inventiva el procedimiento, producto o utilización del objeto licenciado.

Independientemente de las estipulaciones referidas a las regalías, que analizaremos a continuación, el licenciatario debe entregar al licenciante a la firma del contrato una cantidad pactada en calidad de depósito de garantía. Lo normal, para evitar controversias y en aras de la reciprocidad, es pactar que dicha cantidad será descontada de cualquier cantidad generada por la actividad del licenciatario incluida en contrato, hasta su amortización, cualquiera que sea el origen del pago y que en caso de que la actividad del licenciatario durante la vigencia del contrato no genere cantidad alguna no existirá por parte del licenciante obligación de restitución de la cantidad entregada en depósito. Asimismo y en caso de incumplimiento por parte del licenciante dicha cantidad deberá ser restituida por el mismo. Esta solución resulta bastante imparcial y satisface plenamente a ambas partes. Naturalmente puede pactarse otra posible fórmula.

En relación con las regalías, en caso de explotación directa por parte del licenciatario, acordada la cantidad en concepto de regalía con el licenciante, la misma corresponderá íntegramente a éste. Pero en caso de sublicencia o cualquier otro medio que permitiere a un tercero la explotación de la patente objeto de licencia dentro del territorio asignado, puede pactarse qué porcentaje de la cantidad acordada con dicho tercero corresponderá al licenciatario y qué porcentaje al licenciante.

Hay veces en que el licenciatario en aras de cumplir con su objetivo planteado en virtud del contrato de licencia deba inclusive desarrollar industrialmente el producto o productos, valiéndose para ello de las muestras, pruebas, prototipos y protocolos así como de toda la información y saber hacer del licenciante. En tal circunstancia, hay que prever que en caso de que el licenciante utilizase dichas pruebas o muestras o dichas mejoras en la comercialización de la patente en territorios distintos al territorio asignado y lograse su licenciamiento o cesión, deberán retribuir al licenciatario las cantidades que en su momento se acuerden por ambas partes por dicha licencia y/o cesión de derechos que hubieren obtenido.

En lo relativo a la extinción del contrato se pueden pactar como supuestos del mismo los siguientes:

– Si el Licenciatario  violara la obligación de secreto especificada en el contrato.

– La finalización de la duración del contrato de acuerdo con lo señalado en la cláusula correspondiente.

– El contrato puede ser concluido por el licenciante y por el licenciatario transcurridos treinta y un días tras la notificación de existencia de acto o actos de incumplimiento, con la salvedad de que, si el citado acto de incumplimiento fuere subsanado por la parte denunciada en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la recepción de la notificación de incumplimiento, tal acto de incumplimiento no constituiría causa de rescisión del contrato.

– Son también actos de incumplimiento si alguna de las partes se declarare insolvente, iniciase expediente de suspensión de pago, quiebra o concurso de acreedores, o se le impusiere procedimiento legal de conformidad con la normativa a él aplicable por lo que le fuera imposible realizar los pagos señalados en  el contrato, además de los supuestos de cualquier incumplimiento de cualquier condición material del acuerdo.

Al término de la vigencia del Contrato o por la finalización por alguna de las causas que ponen término al mismo el licenciatario interrumpirá por completo toda utilización del producto bajo licencia a todos los efectos y sin excepción, aunque podrá continuar comercializando aquellos productos bajo licencia en  inventario a la fecha de extinción del contrato hasta que haya liquidado dicho inventario, para lo que se mantendrán las obligaciones de pago por este motivo o por deudas contraídas por el licenciatario que hasta ese momento subsistan.

Las partes no deben hacerse responsables de ningún incumplimiento o demora atribuible a una causa de fuerza mayor. Aunque este término “fuerza mayor” no debe justificar en ningún caso el impago de deudas por parte del licenciatario.

En caso de producirse la nulidad parcial, es decir la nulidad de alguna de las cláusulas o de parte del contrato en alguno de los Estados designados o en parte de los mismos, dicha circunstancia no debe afectar ni a la validez ni a la vigencia del conjunto del contrato. En tal caso, los contratantes han de comprometerse a renegociar la parte o partes del contrato que para uno, todos o parte de los Estados designados, se llegaran a declarar nulas.

En relación con la persolaidad de las partes, debe establecerse que los cambios de personalidad o status quo que las partes puedan realizar en el futuro no afectarán a la validez y aplicabilidad del contrato. A este respecto, las partes deben renunciar expresamente a cualquier acción resultante de dicho cambio en su personalidad jurídica con respecto a la validez, aplicabilidad o pago de regalías del contrato.

El pago de impuestos debe regularse en el sentido de que ha de ser el licenciatario el que abone todos los impuestos y cargas fiscales que graven los actos que realice en virtud del contrato, y que le sean impuestos de conformidad con la legislación aplicable en los estados del territorio concedido y en virtud de Tratados Internacionales aplicables en materia fiscal, en cada caso.

El domicilio de las partes ha de quedar igualmente aclarado, designando ambas partes como domicilio respectivo a efectos de notificaciones el que hacen constar en la cabecera del contrato. En caso de modificarlo las partes se obligan a notificarlo a la otra parte en el plazo máximo de un mes mediante correo  certificado. Igualmente ha de reflejarse que todos los pagos que el licenciatario deba efectuar en virtud del contrato, se realizarán conforme acuerden las partes y en caso contrario mediante transferencia  bancaria a la cuenta especificada por el licenciante. Si éste modifica estas circunstancias deberá notificarlo por correo con un mes de antelación.

Para la solución de controversias, puede acordarse que todo litigio derivado de la interpretación o ejecución del contrato se resuelva definitivamente mediante arbitraje de uno o más árbitros en el marco de la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con sus Estatutos y con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Es bueno pactar una cláusula de solidaridad frente a terceros, que podría redactarse así: En caso de que el licenciatario cerrare como consecuencia de su gestión derivada del contrato alguna operación o acuerdo de sublicencia de la patente, y posteriormente existiere alguna reclamación, demanda, queja o en general controversia derivada de la funcionalidad y/o titularidad de la patente, las partes convienen en que conjuntamente harán frente a dicha controversia decidiendo la forma y términos de su defensa y sufragando los gastos correspondientes a medias o en la proporción que se acuerde. Si como resultado de dicha controversia el licenciatario y/o los licenciantes fueren condenados al pago de cantidad alguna o a la liberación de la obligación de pago del tercero contraparte en dicha controversia, las partes desde este momento convienen en asumir en la misma proporción el pago de dichas cantidades

Igualmente el licenciatario ha de obligarse a facilitar información al licenciante de todos aquellos terceros que, en el ámbito geográfico del contrato, realicen cualquier acto de violación de la patente, así como a colaborar con éste en los procedimientos legales que contra aquellos terceros se llevaran a  efecto.

Es recomendable introducir en el contrato de licencia una cláusula relativa a lo que en inglés de denomina “first refusal”, equivalente al derecho de retracto español. Por ella el licenciante se compromete a respetar, ampliar la exclusividad concedida y otorgar al licenciatario la opción preferente de igualar o mejorar las ofertas de acuerdos de licencia que los licenciantes reciban de terceros interesados, pudiéndose ello limitar a determinados países preferidos por el licenciatario. A este respecto el licenciante comunicará al licenciatario el contenido y condiciones generales de las ofertas que reciba, extinguiéndose la obligación que concierne al licenciatario igualmente en un plazo determinado, que bien podría ser el de dos meses desde la remisión de tales ofertas. Transcurrido dicho plazo el licenciante podrá por sí mismo o a través de terceros concertar los acuerdos que estime oportunos.

Por último, como cláusula de conclusión del contrato podría establecerse que el acuerdo no será modificado sino a través de documento escrito y suscrito por ambas partes y que recoge íntegramente todos los pactos y obligaciones entre el licenciante y el licenciatario en relación con el objeto del mismo, dejando sin efecto todos los acuerdos precedentes entre ellos, ya fueran escritos o verbales.